Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesine Karşı Korunması

Protection of the Brand against Genericization

Onur SARI

Markanın ayırt edicilik ve köken gösterme olmak üzere iki önemli işlevi bulunmaktadır. Ayırt edicilik özelliği gereği marka, diğer işaretlerden ayrılır. Köken gösterme işlevi gereğiyse ilgili mal veya hizmettin hangi teşebbüsten kaynaklandığını gösterir. Bazı markalarsa en başta ayırt edicilik ve köken gösterme işlevine sahipken zamanla bu özelliklerini kaybedip yaygın ad haline gelebilir. Bu tip markalar, aslında marka olma özelliğini kaybetmekte ve ürün veya hizmet adı haline gelmektedirler. Bu nedenle yaygın ad haline gelen işaretler, marka korumasından yararlanmamaları gerekir. Markanın jenerikleşmesi, marka koruması konusu işaretin artık ürün veya hizmet adı olarak anılmasıyla birlikte gerçekleşir. Bunun birçok sebebi vardır. En belirgin sebepleri, markalı ürünün muadilinin olmaması, yüksek pazar payları, saldırgan satış politikaları, yoğun reklam kampanyaları ve marka sahibinin jenerikleşmeyi önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almamasıdır. Yaygın ad haline gelen markaya karşı, marka sahibi gerekli tedbirleri almazsa markası iptal edilebilir. Marka sahibinin alabileceği tedbirlerse çeşitlidir. Tedbir alınırken dikkat edilmesi gereken nokta, alınan tedbirin samimi ve etkili olmasıdır. Örneğin marka sahibi, markası jenerikleşmesini önleme amacıyla reklam kampanyaları düzenleyebilir, markasını ürün adıyla birlikte kullanabilir, markasını ürün adı gibi kullanan eser sahiplerini ikaz edebilir.

Marka, Yaygın Ad (Jenerik), Fikri Mülkiyet Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk.

The trademark has two important functions: distinctiveness and showing origin. Due to its distinctive feature, the trademark could be distinguished from other signs. As required by the function of showing origin, it indicates from which undertaking the relevant good or service originates. While some brands have the function of distinguishing and showing origin at the beginning, they may lose these features and become generic over time. These types of brands actually lose their brand feature and become common name. Therefore, generic signs should not benefit from trademark protection. The genericization of the brand takes place when the subject of trademark protection is now referred to as the product or service name. There are many reasons for this. However, the most obvious reasons are the lack of equivalent of the branded product, high market shares, aggressive sales policies, intense advertising campaigns and the brand owner’s failure to take the necessary measures to prevent genericisation. If the brand owner does not take the necessary precautions against the generic brand, the brand can be canceled. The measures that the brand owner can take are various. The point to be considered while taking the measure is that the measure taken is sincere and effective. For example, the brand owner can organize advertising campaigns so that his brand does not become generic, use his brand together with the product name, and warn the authors who use their brand as a product name.

Trademark, Common Name (Generic), Intellectual Property Law, Commercial Law, Civil Law.

Giriş

Markalar, ayırt edici işaretlerden oluşur. Böylelikle belirli bir mal veya hizmeti üreten teşebbüsü işaret eder. Alıcı kitle, markayı gördüğünde markalı ürünü diğer mal veya hizmetlerden ayırt eder.

Bir işaretin marka olarak korunması için ayırt edicilik şarttır. Ancak her işaret ayırt edici değildir. Ayırt edicilik doğuştan kazanılabileceği gibi daha sonraları işaretin kullanımıyla da kazanılabilir. Ayırt edicilik zamanla da kaybedilebilir. Özellikle marka ürün veya hizmetin adı haline gelirse ayırt ediciliğini kaybedecektir. Bu sürece markanın jenerikleşmesi (yaygın ad haline gelmesi) denir. Alıcı kitle ilgili işareti gördüğünde belirli bir mal veya hizmeti üreten teşebbüsten ziyade belirli bir ürün veya hizmet akıllarına gelir. Ayırt edici niteliğe sahip olmayan bu işaretler ise marka olarak korunamayacaktır.

Bizde çalışmamızda ayırt edici niteliğini kaybeden, yaygın ad haline gelen (jenerikleşen) markaları incelenmiştir. Çalışmamızda öncellikle marka hakkı konusunda genel bilgiler verilmiştir. Arkasından yaygın ad haline gelen markaları incelenmiştir. Yaygın ad haline gelen markaların iptal edilmesi sürecini değerlendirilmiştir. Daha sonra başvuru eserlerinde cins adı olarak kullanılan markalara karşı, marka sahibinin başvurabileceği yollar ele alınmıştır. Son olarak markanın jenerikleşmesine karşı marka sahibinin alabileceği tedbirleri değerlendirilmiştir.

I. Marka

Marka, ayırt edici bir işaret olup bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılır.¹ Markayla teşebbüsler kendi ürünleri veya hizmetlerini tanıtabilmekte, piyasada güven uyandırmakta ve satış rakamlarını arttırabilmektedir. Bir üründe tek bir marka kullanılabileceği gibi birden fazla marka da birlikte kullanılabilir. Ancak markalar bir araya geldiğinde bu birliktelik başkasının marka hakkını ihlal etmemesi gerekir.²

Marka olarak seçilmeden önce işaretler, genellikle herkesin kullanımına açıktır. Bu aşamada ilgili işaretin herhangi bir ekonomik değeri bulunmamaktadır. Ancak belirli bir mal veya hizmeti diğer mal ve hizmetlerden ayırt etmeye başlamasıyla birlikte ekonomik bir değere de sahip olacaktır.³ Markanın hitap ettiği kitle, ilgili işareti tanıyacak ve güvenecektir. Hangi teşebbüs tarafından ilgili mal veya hizmetin üretildiğini bilecektir. Ayrıca diğer mal veya hizmetlerden de ayırt edebilecektir. Bu nedenle marka hakkı korunmalıdır. Böylelikle markanın oluşturulmasında çaba, katkı ve emekte bulunan kişilerin kazanımları korunacaktır.

Her bir markanın üzerindeyse kural olarak tek bir kişi hak sahibi olabilecektir.⁴ Bir markanın; aynısı, benzeri veya iltibas yaratacak kadar benzeri başkası tarafından tescil edilemeyecektir. Marka sahibiyse bir markayı bulan, yaratan, kullanarak ayırt edicilik kazanan kişidir.⁵ Bu kimse, tescil başvurusunda bulunarak marka korumasından yararlanabilir. Eğer tescilsiz bir şekilde markayı kullanıyorsa haksız rekabet hükümleri gereği marka hakkını koruyabilir. Başka bir kimse, bu markayı tescil başvurusu konusu haline getirirse markayı kullanan, bu başvuruya itiraz edebilir. Tescille mani olabilir.

Markalar, çeşitli ayrımlara tabii tutulmakla beraber, en önemli ayrım tescilli marka ve tescilsiz marka ayrımıdır. Markanın tescil edilmesi zorunlu değil, ihtiyaridir.⁶ Tescil edilmeden kullanılan markalar da vardır. Tescilsiz markalar, SMK bağlamında korunmayan ve kullanım neticesinde elde edilen markalardır. Kural olarak tescilsiz markalar, SMK bağlamında tescilli marka korumasından yararlanamayacaktır. Ancak SMK’da tescilsiz markaların korunmasına ilişkin istisnai düzenlemeler vardır. SMK m.6/3’te bir başkasının tescilsiz markasını, haksız yere kendi adına tescil başvurusunda bulunanın başvurusuna itiraz üzerine ret edilebileceği düzenlenmiştir. Bununla birlikte kullanılan marka, hak sahibi olmayan kişi tarafından bir şekilde tescil edilmiş olsa bile hükümsüzlük davası açabilecektir. Ayrıca tescilsiz markaların kullanımı özellikle iltibas teşkil etmesi halinde TTK m.54 vd. maddeleri bağlamında haksız rekabet hükümleri gereği korunabilir.⁷

Tescilli markalar ise SMK’daki korumadan yararlanır. Tescilli marka hakkının tesis edilmesi için bir işaretin bulunması gerekir. İşaret, doktrinde, “bir teşebbüsü çağrıştıran, hedef kitleyi teşebbüse bağlayan, onu temsil ve kısa bir şekilde ifade eden simge” olarak tanımlanmıştır.⁸ İşaretin mutlaka gözle görülebilir, elle tutulabilir olması gerekmez. Duyu organlarıyla algılanan işaretler de marka olarak korunabilir.⁹ Dolayısıyla şekiller, hologramlar, kelimeler, tatlar, kokular, sesler, hareketli görüntüler, üç boyutlu şekiller gibi her tür işaret marka olarak korunabilecektir. Kanun koyucu marka olarak korunabilecek işaretler konusunda sınırlı sayıda (numerus clausus) bir sayım yapmamıştır.¹⁰ Örnek kabilinde bir sayım vardır.

Marka koruması için sadece işaretin varlığıysa yeterli değildir. Bir işaretin marka olarak korunabilmesi için ayırt edilebilir olması ve sicilde açık kesin bir şekilde gösterilebilir olması da gerekir. Sicilde açık ve kesin bir şekilde gösterilebilir olma çizimle gösterim, özelliklerin açıklanması, ses kaydı veya görüntü kaydı gibi çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Her tür işaretin gösterimi konusunda, gerek Sınai Mülkiyet Kanunu’nda gerekse de marka örneğinin gösterimini detaylı bir şekilde düzenleyen Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte sınırlandırma öngörmeyen bir yaklaşım görülmektedir.

Ayırt edicilik ise markanın temel işlevlerinden biridir.¹¹ Markanın ayırt edici niteliğe sahip olması için marka konusu işaretin mal veya hizmetleri ayırt edebilme kabiliyetine sahip olması gerekir.¹² Herhangi bir ayırt ediciliği olmayan işaretlerse marka olarak korunamayacaktır. Ayrıca ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler ile ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten tasviri işaretler de herkesi kullanımına sunulması gerekliliğinden dolayı marka olarak korunamayacaktır. Bu tür işaretler, marka olarak korunursa sadece ilgili işareti tescil eden kimseler inhisari olarak kullanabileceklerdir. Diğer kimselerse marka olarak korunan ilgili işareti faaliyetlerinde kullanamayacaktır. Örneğin meyve-sebze ibaresi manav sektöründe marka olarak tescil edilirse, başka hiçbir manav veya market, meyve-sebze ibaresini mağazalarında kullanamayacaktır.

Markayı oluşturan işaretin, eşsiz, orijinal, yeknesak, işlevsel, yaratıcı veya estetik özellikler taşıması da şart değildir. Önemli olan markayı oluşturan işaretin diğer işaretlerden ayırt edilebilecek niteliğe sahip olmasıdır. Markanın ayırt ediciliği doğuştan gelebileceği gibi zamanla kazanılması da söz konusu olabilir. Bir işaretin, kullanım neticesinde ayırt edicilik kazanmasında, kullanım yoğunluğu, coğrafi kullanım yaygınlığı, süre, yatırım miktarı ve ticaret ile sanayi odalarının veya diğer profesyonel şirket raporlarının dikkate alınması gerekir.¹³ Marka ayırt ediciliğini zamanla kayıp da edebilir. Doktrinde Arkan’ın da belirttiği üzere başlangıçta ayırt edici nitelikte olmayan bir işaret zamanla tasviri işaret haline gelirse ve özellikle cins ismi olarak algılanırsa yaygın ad haline gelmiş sayılır.¹⁴

Markaların, jenerikleşmesi özellikle tanınmış marka sahiplerinin karşılaştığı temel risklerden birisidir. Tanınmış markanın tanımı kanunlarda yapılmamıştır. Somut olay bağlamında değerlendirme yapılmalıdır. Doktrindeyse tanınmış markadan söz edebilmek için markanın niceliksel unsuru olarak ifade edilebilecek belirli bir tanınmışlık derecesine ulaşması ve niteliksel unsur olarak şöhretli olmasının aranacağı belirtilmiştir.¹⁵

Bir marka geniş halk kitleleri tarafından biliniyorsa ve tanınma derecesi hitap ettiği kitleyi de aştıysa tanınmış marka söz konusu olur.¹⁶ Tanınmış markanın Türkiye’de korunması için Türkiye’de bilinen bir marka olması ve bu markanın başka bir kişiye ait olduğunun da bilinmesi gerekir.¹⁷ Markanın tanınmış olup olmadığı konusundaysa bilirkişi incelemesi yaptırılabilir. Bilirkişi, markanın ilgili olduğu sektörden bir kişi olarak seçilmesinde fayda vardır.¹⁸ Tanınmışlık değerlendirilmesi yapılırken hem markanın hitap fiili alıcı kitlesi hem de potansiyel alıcı kitlesi dikkate alınmalıdır.¹⁹ Tanınmış markayla, yaygın ad haline gelen marka arasındaysa ince bir çizgi yer almaktadır. Bir marka ilgili piyasa çevresi dışında da biliniyorsa tanınmış marka olarak değerlendirilirken, ilgili piyasa çevresinde ürün adı haline gelirse artık yaygın ad haline gelmiş olur.²⁰

Tanınmış markanın korunma sebebi büyük bir emek ve masrafla yaratılmış olması ve satış ile dağıtım konularında işletmeye yarar sağlamasıdır.²¹ Bu markaların başka kimseler tarafından kullanılması, tanınmış markanın itibarına zarar verecek, ayırt edici özelliğini zedeleyecek ve haksız bir yarar söz konusu olacaktır.²² Bu nedenle tanınmış markalar sadece tescilli oldukları mal veya hizmet sınıflarında değil, farklı mal veya hizmet sınıflarında da korunmaktadır. Tanımış marka sahibi, Paris Sözleşmesinin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalara ilişkin başvurulara itiraz ederek tescilline engel olabilir (SMK m.6/4). Ayrıca marka sahibinin markası, Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşabilir. “Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir (SMK m.6/5)”. Bununla birlikte tanınmış marka, geniş çevrelerce bilinen bir markadır. Bu markaların geniş çevrelerce tanınması zamanla markayı, yaygın ad haline getirebilir²³ ve markayı belirli bir mal veya hizmetle özdeş kılabilir, mal veya hizmeti nitelendiren ad haline sokabilir.²⁴

Markanın yaygın ad haline gelmesiyse tüm markaların taşıdığı en büyük risktir. Doğuştan kuvvetli ayırt ediciliğe sahip olan hayali ve imalı markalar bile zamanla kullanım neticesinde ayırt ediciliğini kaybedip ürün veya hizmet adı haline gelebilir.

II. Yaygın Ad Haline Gelme Kavramı

Markanın yaygın ad haline gelmesi (bir başka deyişle jenerikleşmesi)²⁵ markanın ayırt edici işaret olmasından ziyade cins adı haline gelmesidir.

Jenerikleşen markalar, ayırt edicilik özelliğini kaybeder. Artık belirli bir ürün veya hizmeti benzerlerinden ayırmayıp, bu ürün veya hizmetin kendisi haline gelmektedirler. Bu tür ifadelerin marka olma özelliğini kaybedip cins adı haline gelmesi neticesinde bu ifadeler, marka olarak korunamaz ve bir kimsenin münhasır olarak kullanımına bırakılamaz.²⁶

Jenerik markalar genellikle doğal dilin yarattığı ifadelerdir. Doğal dil, insanların günlük hayatta konuştukları dildir. Doğal dilde kelime türetme genellikle kelimeyi yoktan var eden uydurma yöntemiyle veya var olan kelimenin kısaltılması, bir başka kelimeyle birleştirilmesi ya da kelimenin morfolojik ve/veya semantik olarak değişmesi ile elde edilmektedir.²⁷ Ürün veya hizmet adı haline gelen markalarsa genellikle uydurma yöntemiyle meydana gelmektedir. Özellikle de toplumda markalı ürün yeni ve daha önce karşılaşılmamış bir ürünse bu durumda dili konuşan, dilde karşılığı olmayan bu ürüne ilişkin olarak yeni bir ad üretmekten ziyade ürünü marka adıyla anmaya başlamaktadır.²⁸ Gırgır, ernet, oralet uydurma yöntemiyle ortaya çıkan markalara örnek olarak sayılabilir.²⁹

Marka, yaygın ad haline, cins isim şeklinde kullanılarak gelebilir. Bununla birlikte vimlemek gibi markanın fiil olarak kullanılması veya sıfat, zarf olarak kullanılması da markayı yaygın ad haline getirebilir.³⁰ Yaygın adlar, porçöz, tuzot, selpak gibi kısaltılmış isimlerden oluşan markalardan oluşabileceği gibi lavabo aç gibi birleşik isimlerden de oluşabilir.³¹

Markanın; köken gösterme, ayırt edicilik, reklam işlevi ve kalite garanti gibi fonksiyonları bulunmaktadır.³² Bir markanın jenerik olup olmamasında markanın ayırt edicilik işlevi ile köken işlevi özellikle önem arz etmektedir. Öncellikle markadan beklenen asıl fonksiyon tacirin mal ve hizmetlerinin diğerlerinden ayırmasıdır.³³ Ancak ayırt etme vakasının tekrar edilebilir olması da gerekir.³⁴ Dolayısıyla markayla etkileşime geçenler, markalı ürün veya hizmetleri bir defalık değil, sürekli olarak diğer mal ve hizmetlerden ayırt edebilmeleri gerekir. Markanın ayırt ediciliği sayesinde alıcı kitle bir ürünü şahsileştirmekte, ürüne kimlik kazandırmakta ve isimlendirmektedir.³⁵ Bununla birlikte markanın ayırt edicilik işlevi, marka sahibinin seçebileceği işaret yelpazesini kısıtlamaktadır.³⁶ Çünkü bir marka tescil edilirse diğer teşebbüsler bu markadan farklı işaretleri kullanmak zorunda kalacaktır. Ayırt edicilik işlevi yaygın ad haline gelen markalar için de önem arz etmektedir. Yaygın ad haline gelen markalar, ayırt edicilik işlevini kaybetmeleri sebebiyle artık marka olarak korunamamaktadır.³⁷

Jenerik markalar açısından köken işlevi de önem arz etmektedir. Nitekim doktrinde Uzunallı, markanın jenerik ad haline gelmesi için markanın hitap ettiği çevre açısından köken ayırt etme niteliğini kaybetmiş olması gerektiğini belirtmiştir.³⁸ Seville ise markanın jenerikleşmesiyle birlikte köken gösterme işlevini kaybedeceğini belirtmiştir.³⁹ Köken işlevi, “malın veya hizmetin hangi işletmeye ait olduğunun markayla gösterilmesidir.”⁴⁰ Bir başka deyişle marka, mal veya hizmetin kaynağını göstermekte olup bir malın hangi teşebbüs tarafından üretildiğini, piyasaya sürüldüğünü veya hizmettin hangi teşebbüs tarafından sağlandığını gösterir.⁴¹ Böylelikle markanın hitap ettiği kitle, markanın hangi teşebbüse ait olduğunu veya hangi teşebbüs tarafından markalı hizmetin sağlandığını bilecektir. Bir markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin birden fazla işletme tarafından kullanılması halinde bu marka, köken işlevini yerine getiremeyecektir.⁴² Bu nedenle bir markayı sadece tek bir başvuran elde edebilir. Birden fazla başvuran, aynı markayı tescil ettiremeyecektir.

Farklı dillerde jenerik ad haline gelen markalar dilimizde de jenerik ad olarak kabul edilebilir. Örneğin kerosene İngilizce’de doğuştan jeneriktir. Çünkü petrol bazlı bir kimyasal olan kerosene kullanımla birlikte jenerik ad haline gelmiştir. Bu ifadenin Türkçe karşılığı olan kerosen’de jenerik sayılmalıdır. Farklı dilden çeviri, işaretin jenerik olmasını engellemeyecektir. Yabancı dillerde yaygın ad haline gelip dilimize giren diğer markalarsa şu şekildedir; jip, şampanya, kola, termos, oje, penye... vs.⁴³

Jenerikleşen marka artık herkesin kullanımına açılmıştır. Hak sahibi, bu kullanımlara mani olamayacaktır. Dolayısıyla marka hakkının ihlali söz konusu olmayacaktır.