Yargıtay Kararları Işığında 
Sınai Mülkiyet Kanunu’nun
 5/1-ç Maddesi Anlamında Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler

Indistinguishably Similar Signs According to the Article 5/1-ç of Industrial Property Code in the Light of Cases of Turkish Cassation

Arzu OĞUZ,Zehra ÖZKAN

Tescil edilmiş veya daha önce tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı tür mal/hizmetler bakımından aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerin tescil edilememesi mutlak ret nedeni olarak düzenlenmiştir. Mülga 556 sayılı KHK md.7/1-b hükmünde düzenlenen bu ret nedeni, SMK md.5/1-ç’de neredeyse aynen muhafaza edilmiştir. Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik kavramının mehaz düzenlemelerde yer almaması konuyu dikkat çekici hale getirmektedir. Doktrin ve içtihat genel olarak birbirlerine uyumludur. Ayrıca ayırt edilemeyecek kadar benzerlik kavramının dar yorumlanması gerekliliği konusunda uzlaşı olduğunu söylemek de mümkündür. Kavramın anlaşılabilmesi için ayırt edilemeyecek kadar benzerliğin somutlaştırılması gerekmektedir ki bu da ancak yargı kararlarında kavramın nasıl ele alındığının incelenmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Çalışmada elektronik veri tabanlarından erişilen mahkeme kararları incelenmiş ve yargı kararlarında ayırt edilemeyecek kadar benzerliğin nasıl somutlaştırıldığı değerlendirilmiştir.

Aynı Marka, Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Marka, Mutlak Ret Nedenleri, Sınai Mülkiyet Kanunu md.5/1-ç.

Signs which are identical or indistinguishably similar with the earlier trademark and the goods or services for which registration is applied for are identical or same kind with the goods or services for which the earlier trademark is protected is regulated as an absolute ground of refusal. The article 7/1-b which consists of this absolute ground for refusal is protected in the new Industrial Property Code. The concept of indistinguishably similarity has drawn attention because EU trademark law doesn’t have this concept. It can be said that doctrine and case law is mostly in parallel with the interpretation of this concept. However, the concept should be concreted and this can be done only by analysing the case law. Case law which is accessed by electronic databases and the concept of indistinguishably similarity is analysed in this paper.

Identical Trademark, Indistinguishably Similar Trademark, Absolute Ground for Refusal, Industrial Property Code Article 5/1.

I. Giriş

Markalar hukukunda bir işaretin aynı tür mal/hizmetler için tescil edilebilmesi için daha önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olmaması gerekmektedir. Bu husus gerek mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname¹ ’de gerek 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu² ’nda mutlak ret nedeni olarak düzenlenmiştir. Mutlak ret nedeni olarak düzenlenmesi, başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumu³ tarafından incelenmesi anlamına gelmektedir. SMK’da bu ret sebebi bakımından bir değişiklik yapılmamış, yani 556 sayılı KHK md.7/1-b SMK’da da muhafaza edilmiştir SMK md.16 uyarınca Kurum, başvuruda şekli eksiklik olmadığına karar verirse, başvuruyu 5. madde kapsamında inceler⁴ . Başka bir anlatımla TürkPatent, başvurunun aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olup olmadığı incelemesi de yapmaktadır. Kurum aynılık veya ayırt edilemeyecek kadar benzerliğe karar verirse, başvuruyu tamamen veya kısmen reddetmektedir.

Doktrinde ayırt edilemeyecek kadar benzerlik kavramı konusunda büyük ayrılıklar bulunmamaktadır. İçtihat için de benzer bir tespit yapılabilir. Ancak konunun anlaşılabilmesi için gerek doktrin gerek içtihat tarafından benimsenen kriterlerin somutlaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmada konuya ilişkin yargı kararları incelenmiştir. Bu kararların büyük bir çoğunluğu elektronik veri tabanlarından veya kitaplardan erişilen Yargıtay kararları olup, ilk derece mahkemesi kararlarının çoğuna ve dosyaların kapsamına erişilememiştir. Kararlara konu olan markalara da Türk Patent ve Marka Kurumu’nun veri tabanından ulaşılmıştır. Dava tarihleri ile çalışmanın hazırlandığı tarih arasında açılan başka davalar, sicilden terkin gibi nedenler de göz önünde bulundurulduğunda incelenen kararlardaki mal ve hizmet değerlendirilmesi yapılamamıştır. Bu kararlara konu olan olaylar; ortak unsur taşıyan başvuru ve redde mesnet markanın her ikisinin de karma marka olduğu olaylar, ortak unsur taşıyan başvuru markasının karma, redde mesnet markanın sözcük markası olduğu olaylar, ortak unsur taşıyan başvuru markasının sözcük, redde mesnet markanın karma marka olduğu olaylar ve ortak unsur taşıyan başvuru markası ve redde mesnet markanın sözcük markası olduğu olaylar olmak üzere gruplandırılmıştır.

II. SMK md.5/1-ç ve Uygulanma Koşulları

Çalışma konusu olan mutlak ret nedeninin tarihi gelişimi incelendiğinde ilk halinin “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar” olduğu görülecektir. Bu hüküm 22.06.2004 tarihli ve 5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun⁵ ’un 13. maddesiyle “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar” şeklinde değiştirilmiştir. Her iki madde hükmü karşılaştırıldığında ilk halinde “ayırt edilemeyecek kadar aynı” teriminin, değişiklik sonrasında ise “ayırt edilemeyecek kadar benzer” teriminin tercih edildiği görülmektedir. Değişiklik yapılmadan önce de ayırt edilemeyecek kadar aynı teriminin ayırt edilemeyecek kadar benzer olarak anlaşılması gerektiği ileri sürülmüştür⁶ .

Mülga 556 sayılı KHK md.7/1-b, SMK md.5/1-ç hükmü uyarınca, “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler” tescil edilemez. Her iki hüküm arasındaki tek fark mülga 556 sayılı KHK’da işaret, SMK’da ise marka teriminin tercih edilmiş olmasıdır. Bu farklılık hükmün uygulaması bakımından değişiklik arz etmemektedir. Madde hükmünün tarihsel gelişimine ve koşullarına değinilmeden önce mehaz⁷ AB marka hukukunda hükmün nasıl ele alındığına değinilmesi gerekmektedir.

AB marka hukuku mevzuatı incelendiğinde gerek Tüzükte⁸ gerek Direktifte⁹ aynı tür mal ve hizmetler için aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerin tescil edilememesinin mutlak ret nedeni olarak değil¹⁰ , nispi ret nedeni olarak düzenlendiği görülmektedir. Nispi ret nedeni olarak düzenlenmesi, bilindiği üzere Kurum/Kurumların bu yönde bir inceleme yapmayacağı, söz konusu incelemenin ancak itiraza konu olması durumunda incelenebileceği anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra ayırt edilemeyecek kadar benzer marka/işaret de kavramı da mehaz AB düzenlemelerinde yer almamaktadır. Tüzük md.8/1, markaların aynılığı/benzerliğini a ve b bentleri olarak ayrı ayrı düzenlemektedir. a bendi, daha önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markanın aynısının aynı mal ve hizmetler için tescil edilemeyeceğini, b bendi ise aynılık veya benzerlik nedeniyle karıştırma ihtimalini düzenlemektedir. Benzer bir hüküm Direktifte de yer almaktadır. Aslında Direktif ve Tüzüğe çok benzer bir düzenleme mülga 556 sayılı KHK’da yer almaktaydı. KHK’nın nispi ret nedenlerini düzenleyen 8. maddesinin 1. fıkrasının a bendi “tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa” hükmünü b bendi ise markaların ve mal ve hizmetlerin aynılığı veya benzerliği nedeniyle karıştırılma ihtimali hükmünü amirdi. Aynılığın ve aynılık ile benzerlik dolayısıyla karıştırılma ihtimalinin ayrı ayrı bentler olarak nispi ret nedenleri arasında yer alması mülga KHK döneminde eleştirilmekteydi¹¹ .

Dolayısıyla gerek mülga 556 sayılı KHK’da gerek SMK’da AB düzenlemeleri mehaz olsa da, Türk hukuku bu konu bakımından farklılık göstermektedir. SMK’da mülga 556 sayılı KHK md.7/1-b’nin bu neredeyse aynı şekilde muhafaza edilmesi, AB hukukuna yaklaşılmaması kanun koyucunun bu konuda ısrarcı olduğunu göstermektedir.

SMK md.5/1-ç ve SMK md.6/1 hükmü markalar hukukundaki öncelik ilkesine dayanmaktadır. Öncelik ilkesine göre daha önce markasını tescil ettiren veya tescil başvurusu yapan kişi öncelikli olarak korunmalıdır¹² .

SMK md.5/1-ç hükmünün uygulanabilmesi için daha önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka olmalıdır. Tescil için başvurusu yapılan işaretin ise, önceki tescilli işaret ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması gerekmektedir. Ayrıca her iki işaret de aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetlerle ilgili olmalıdır¹³ . Bu halde yapılması gereken ilk tespit işaretlerin aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olup olmadığıdır¹⁴ .